Không phải cho đến khi thị trường hàng hóa/dịch vụ phát triển thì nhãn hiệu mới được sử dụng để thực hiện việc phân biệt hàng hóa/dịch vụ đến từ các nguồn gốc khác nhau. Các nghiên cứu khảo cổ học cho thấy rằng, nhãn hiệu xuất hiện từ thời kỳ cổ đại khi các nhà cung cấp khắc tên cá nhân hoặc cơ sở lên sản phẩm để đánh dấu sản phẩm của mình. Thỏa thuận quốc tế đầu tiên, Công ước Paris năm1883 về sở hữu công nghiệp có yêu cầu các quốc gia thành viên phải đảm bảo việc bảo hộ nhãn hiệu, tuy nhiên lại không đưa ra định nghĩa thế nào là nhãn hiệu mà dành quyền đó cho các quốc gia thành viên. Chuẩn mực quốc tế đầu tiên đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu là Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) trong khuôn khổ WTO. Theo đó, “bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và tổ hợp các mầu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá… Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được”(Điều 15 Hiệp định TRIPs)
Ảnh minh họa. Nguồn: investip.vn
Theo chuẩn mực này, những dấu hiệu được liệt kê trong Điều 15 Hiệp định TRIPs được coi là dấu hiệu truyền thống. Những dấu hiệu này bản thân nó đã có khả năng tự phân biệt, người tiêu dùng khi lựa chọn mua hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ dễ dàng phân biệt nó với các sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh với các dấu hiệu tương ứng khác bằng các dấu hiệu từ ngữ, hình ảnh họa tiết nhìn thấy được gắn lên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, phương tiện quảng cáo…. Cùng với sự biến đổi không ngừng của thị trường và sự sáng tạo không giới hạn của các nhà sản xuất kinh doanh, dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ không chỉ nằm trong giới hạn các dấu hiệu từ ngữ nói chung và các họa tiết mà còn bao gồm các dấu hiệu khác có hoặc không có khả năng nhìn thấy được.
Áp dụng hệ thống luật thực định (common law), Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong việc thừa nhận các dấu hiệu phi truyền thống có thể được coi là nhãn hiệu. Theo ngành tư pháp Hoa Kỳ, tất cả các dấu hiệu nào mà có thể được cảm nhận bằng năm giác quan của con người bao gồm: thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác mà đạt được khả năng phân biệt (bất kể có khả năng tự phân biệt hay đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và đạt được ý nghĩa phụ – secondary meaning) đều có thể được đăng ký (hoặc thừa nhận) là nhãn hiệu. Do vậy, khi đàm phán Hiệp đinh đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – TPP) Hoa Kỳ thời điểm đó cũng mong muốn ràng buộc các thành viên về việc thừa nhận các dấu hiệu phi truyền thống có khả năng làm nhãn hiệu. Theo đó, Điều 18.18 TPP quy định về các loại dấu hiệu đăng ký là nhãn hiệu: “Không bên nào yêu cầu, là một điều kiện để đăng ký, đó là dấu hiệu nhìn thấy được, cũng không bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu vì lý do dấu hiệu đó được soạn thảo là âm thanh. Ngoài ra mỗi bên phải nỗ lực cao nhất để đăng ký nhãn hiệu là mùi hương. Một bên có thể yêu cầu việc mô tả chính xác và xúc tích hoặc thể hiện bằng đồ họa, hoặc cả hai, như được ứng dụng, của nhãn hiệu”.
Ảnh minh họa. Nguồn: investip.vn
Bằng quy định này, TPP yêu cầu các quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) phải thừa nhận nhãn hiệu còn bao gồm các dấu hiệu phi truyền thống.
Là nhãn hiệu, các dấu hiệu phi truyền thống phải đảm bảo khả năng phân biệt. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, hầu hết các dấu hiệu phi truyền thống (trừ dấu hiệu âm thanh) không có khả năng phân biệt mà chúng chỉ được xác định là có khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ đến từ nguồn gốc khác nhau thông qua quá trình sử dụng. Mặc dù vậy, trước khi xem đến việc dấu hiệu có đạt được ý nghĩa phụ hay không, dấu hiệu phi truyền thống được xem xét là có tính chức năng hay không. Nếu đây là một đặc điểm mang tính chức năng thì dấu hiệu đó sẽ không bao giờ được đăng ký là một nhãn hiệu, ví dụ như dấu hiệu mùi hoa cho các sản phẩm nước hoa hoặc vị trái cây cho các sản phẩm thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Tòa án tối cao Hoa Kỳ tuyên bố một đặc điểm có tính chức năng nếu nó “cần thiết cho vệc sử dụng hoặc cho mục đích của sản phẩm hoặc ảnh hưởng đến giá thành hay giá trị của sản phẩm”.
Nhìn chung, các nhãn hiệu phi truyền thống đã và đang được pháp luật Hoa Kỳ thừa nhận là: nhãn hiệu màu (color marks); nhãn hiệu hình ba chiều (holograms, three-dimensional marks – 3D marks); hình động (motion/moving image marks); vị trí (position marks); âm thanh (sound marks); mùi hương (scent/smell/odor marks); xúc giác (tough marks); vị giác (taste marks).
1. Nhãn hiệu màu sắc (color marks)
Nhãn hiệu truyền thống có thể cũng là những nhãn hiệu được cấu tạo từ màu sắc, sự khác biệt nằm ở chỗtrong khi nhãn hiệu truyền thống sẽ bao gồm màu sắc, họa tiết và các từ ngữ đi kèm hoặc màu sắc là sự thể hiện của họa tiết và từ ngữ thì nhãn hiệu phi truyền thống là loại nhãn hiệu bao gồm hoặc chỉ một hoặc nhiều màu sắc sử dụng trên một sản phẩm cụ thể, nếu nhãn hiệu màu sắc sử dụng cho dịch vụ thì màu sắc đó được sử dụng trên tất cả hoặc một phần của các vật liệu được sử dụng trong quảng cáo hoặc việc cung cấp dịch vụ. Theo pháp luật của Mỹ, nhãn hiệu màu sắc để đăng ký được thì chủ sở hữu phải chứng minh được nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Khi đăng ký, phần “mô tả nhãn hiệu” phải thể hiện được vị trí xuất hiện của màu sắc/tổ hợp các màu sắc và màu sắc/tổ hợp các màu sắc được sử dụng như thế nào trên hàng hóa hoặc trong mối liện hệ với các dịch vụ. Đồng thời, chủ sở hữu phải nộp một mẫu vật thể hiện việc sử dụng màu sắc đăng ký.
2. Nhãn hiệu hình ba chiều (hologram/three-dimensional marks – 3D marks)
Giống như nhãn hiệu màu sắc, bản thân nhãn hiệu hình ba chiều không có khả năng phân biệt, để có thể được bảo hộ, chủ sở hữu phải cung cấp được bằng chứng hình ba chiều có chức năng như một nhãn hiệu và được công chúng coi như là một chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa.
Nhãn hiệu hình ba chiều cũng dễ bị thẩm định viên nhãn hiệu (trademark examiners) từ chối vì mỗi một hình chiếu của sản phẩm có thể là một nhãn hiệu riêng và việc đăng ký nhãn hiệu hình ba chiều không chỉ để đăng ký một nhãn hiệu.
3. Nhãn hiệu chuyển động (motion/moving image marks)
Theo pháp luật của Hoa Kỳ, nhãn hiệu có thể chứa hoặc bao gồm các yếu tố chuyển động và việc nộp đơn đăng ký giống như đăng ký một nhãn hiệu thông thường. Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển động chủ sở hữu phải cung cấp 5 hình ảnh thể hiện các điểm khác nhau trong quá trình chuyển động và đồng thời phải mô tả sự chuyển động đó diễn ra như thế nào. Ví dụ “Nhãn hiệu chứa hình ảnh chuyển động của một ánh đèn flash, từ đó tia sáng xuất hiện trên nền bầu trời và mây. Màn hình cuối cùng hiện ra một người phụ nữ đang đứng trên bệ và cầm ngọn đuốc. Từ “COLUMBIA” chạy ngang màn hình xuyên qua ngọn đuốc và một hình cầu vồng tròn xuất hiện trên bầu trời vòng quanh người phụ nữ” là mô tả trong đăng ký nhãn hiệu của COLUMBIA PICTURE TELEVISION; hoặc “nhãn hiệu chứa một chuyển động độc đáo trong đó cửa của phương tiện được mở ra. Cánh cửa di chuyển song song với thân xe nhưng dần dần được nâng lên cao hơn tới một vị trí song song với nhau” là mô tả trong đơn đăng ký nhãn hiệu là chuyển động của cánh cửa xe Lamborghini của LAMBORGHINI S.P.A.
4. Nhãn hiệu vị trí (position marks)
Pháp luật của Hoa Kỳ cho phép bảo hộ cả một dấu hiệu đặt ở một vị trí nhất định nếu nó tạo ra được một ấn tượng thương mại riêng biệt đối với khách hàng và đạt được khả năng phân biệt. Đó là trường hợp của Levis Strauss & Co, theo đó Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã bảo hộ cho nhãn hiệu là một nhãn hoặc mác gắn ở bên bên ngoài miếng vải ở phần túi hông. Rõ ràng là nhãn mác thông thường sẽ được gắn ở phần đường chỉ bên hông thay vì gắn ở túi, Levis Strauss & Co làm khác đi là gắn ở nhãn mác ở chỗ khác và họ được bảo hộ cho nhãn hiệu vị trí này.
5. Nhãn hiệu âm thanh (sound marks)
Được coi là nhãn hiệu phi truyền thống song nhãn hiệu âm thanh được USPTO thừa nhận và bảo hộ cách đây rất lâu. Có thể kể ra nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ như: tiếng sư tử gầm của hãng phim Metro Goldwyn Meyer (MGM); âm thanh là giọng người đang hát từ âm trầm ngân lên âm cao từ YAHOO của hãng YAHOO. Trên thực tế có những âm thanh bị từ chối đăng ký là một nhãn hiệu như tiếng động cơ của Harley – Davidson do các đối thủ cạnh tranh của Harley – Davidson cho rằng tiếng động cơ này không có gì đặc biệt và mang tính chức năng của động cơ.
6. Nhãn hiệu mùi (scent/smell/odor marks)
Cũng giống như các nhãn hiệu phi truyền thống khác, nhãn hiệu mùi chỉ được thừa nhận khi nó không mang tính chức năng, và đồng thời phải chứng minh được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Mùi hương hoa sẽ không được coi là nhãn hiệu cho mùi nước hoa xịt phòng nhưng lại có thể được thừa nhận nếu nó đăng ký cho sản phẩm dầu nhớt. USPTO đã đăng ký cho dấu hiệu “mùi anh đào” sử dụng cho sản phẩm “dầu nhờn tổng hợp cho xe phân khối lớn và xe dã ngoại”, “mùi nho” cho sản phẩm “dầu nhờn và nhiên liệu động cơ cho phương tiện mặt đất, máy bay và tàu thuyền”. Dấu hiệu mùi “hương hoa, tươi, mạnh, gợi nhớ tới hương hoa sứ” cho sản phẩm “sợi dùng để may váy và sợi thêu” là dấu hiệu mùi hương đầu tiên được USPTO thừa nhận và cấp đăng ký với tư cách là một nhãn hiệu.
7. Nhãn hiệu xúc giác (tough marks)
Nhãn hiệu xúc giác là nhãn hiệu có khả năng phân biệt dựa trên cảm nhận bằng việc chạm, sờ vào sản phẩm. Nhãn hiệu xúc giác đầu tiên trên thế giới được đăng ký là “bề mặt thủy tinh nứt của chai rượu whishkey Old Parr”. Giống như các nhãn hiệu phi truyền thống khác, nhãn hiệu xúc giác phải không mang tính chức năng và phải có khả năng phân biệt, ví dụ như nhãn hiệu xúc giác là chai rượu vang có một lớp nhung phủ trên bề mặt chai rượu, khi người tiêu dùng chạm vào chai rượu này sẽ có một cảm giác khác biệt khi chạm vào các chai rượu cùng loại khác.
8. Nhãn hiệu vị giác (taste marks)
Việc chứng minh khả năng phân biệt của một nhãn hiệu vị giác rất khó khăn, bởi bản thân vị của sản phẩm phải gắn với chính sản phẩm đó. Làm thế nào người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm thông qua vị sản phẩm (không dựa trên các dấu hiệu khác) nếu như sản phẩm luôn được đóng gói trong bao bì? Và thêm vào đó, vị của sản phẩm không mang tính chức năng. Thực tế, “vị cam” đăng ký cho sản phẩm dược phẩm dùng cho người, cụ thể là thuốc chống trầm cảm đã bị từ chối cấp đăng bạ do cơ quan đăng ký kết luận rằng vị cam là một đặc điểm mang tính chức năng của sản phẩm.
Cho dù bất kỳ dấu hiệu nào (truyền thống hay phi truyền thống, nhìn thấy được hay không nhìn thấy được) được thừa nhận là nhãn hiệu thì nó phải thực hiện được chức năng của nhãn hiệu, trong đó có hai chức năng đặc biệt quan trọng là chức năng phân biệt và chức năng chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa dịch vụ. Phần lớn các dấu hiệu này ngay bản thân chúng ban đầu không có khả năng phân biệt (không thực hiện được chức năng đầu tiên), chúng phải đợi thời gian chứng minh qua quá trình sử dụng. Điều này có thể được dễ dàng áp dụng ở Hoa Kỳ nơi áp dụng hệ thống pháp luật thực định (common law). Sẽ là một thách thức rất lớn cho Việt Nam khi tham gia sân chơi chung của cộng đồng quốc tế khi mà ý thức tôn trọng bản quyền của các tổ chức cá nhân vẫn đang còn rất hạn chế.