Năm 2009, Zhan Baosheng, một doanh nhân tại Quảng Châu kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu TESLA cho nhiều hàng hóa, bao gồm cả ô tô tại Trung Quốc. Khi phát hiện sự việc, Tesla Motors đã đề nghị mua lại nhãn hiệu, ông Zhan đưa ra mức giá là 32 triệu đô la Mỹ. Tesla Motors từ chối bởi mức phí quá cao. Để đáp trả, nhà sản xuất ô tô kiện ngược trở lại ông Zhan. Ban đầu, lợi thế nghiêng về Tesla Motor. Tuy nhiên, ông Zhan đã kháng cáo và kiện Tesla xâm phạm nhãn hiệu, đòi bồi thường thiệt hại 3,9 triệu đô la Mỹ và yêu cầu Tesla Motors ngừng tất cả các hoạt động marketing cũng như đóng cửa tất cả các showroom ô tô gắn tên TESLA. Sau một thời gian thương lượng, vào tháng 8 năm 2014, hai bên đã ký một thỏa thuận, theo đó ông Zhan sẽ từ bỏ các quyền đối với nhãn hiệu TESLA và Tesla thì sẽ rút yêu cầu bồi thường. Tesla đã mua lại nhãn hiệu, tên miền bao gồm cả tesla.cn và teslamotors.cn từ ông Zhan với giá mua không được công bố.
Nguồn ảnh: Freepik.com
Đây là một trong những vụ điển hình về trademark-trolls. Trademark-trolls được hiểu là một người thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu không phải do mình sáng tạo và phát triển. Sau khi được cấp văn bằng, họ sẽ tìm đến chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu mà mình đã đăng ký để yêu cầu chấm dứt việc sử dụng và đòi bồi thường thiệt hại vì xâm phạm nhãn hiệu.
Tình huống này thường xảy ra ở những quốc gia áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first to file), là nguyên tắc mà quyền ưu tiên được cấp quyền sở hữu trí tuệ thuộc về người nộp nhãn hiệu đầu tiên. Các trolls thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết hay sơ suất chưa kịp đăng ký ở các thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp để kiếm lợi bất chính.
Nếu chẳng may trở thành nạn nhân của trademark-troll, đừng bối rối, có rất nhiều cách khác nhau để phản kháng lại các trolls. Mua lại nhãn hiệu của chính mình hay kiện ngược lại trolls tùy thuộc vào tình hình thực tế và mong muốn của doanh nghiệp.
Phần lớn các nạn nhân khi mới nhận diện được troll, thường chọn cách “kiện ngược”. Họ dựa vào quy tắc một người chỉ có quyền đăng ký tài sản trí tuệ đối với những gì thuộc về họ được quy định ở hầu hết các quốc gia. Việc này được thực hiện thông qua thủ tục phản đối đơn hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng (trong trường hợp văn bằng đã được cấp) với lý do các trolls đã đăng ký nhãn hiệu với động cơ không trung thực (bad faith). Thành công của việc phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ sẽ phụ thuộc vào mức độ tin cậy của bằng chứng do các nạn nhân đưa ra.
Đa số các quốc gia cũng có quy định rằng, nếu đăng ký nhãn hiệu mà không sử dụng thì sau một thời gian nhất định thì có thể bị chấm dứt hiệu lực. Và thường thì thời gian này là 5 năm như Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Việt Nam. Một số quốc gia, như Hoa Kỳ, còn yêu cầu người nộp đơn cam kết về việc sử dụng nhãn hiệu trước khi nó có thể được đăng ký.
Rất nhiều trường hợp, các nạn nhân sau khi cân nhắc mọi lợi thế có thể được và mất nếu “kiện ngược” trolls, đã quyết định mua lại nhãn hiệu của chính mình. Nếu buộc phải lựa chọn biện pháp này, hãy cân nhắc thật cẩn thận phạm vi mà mình định mua, hãy tìm kiếm tư vấn từ các chuyên gia. Trolls không phải là chuyên gia định giá, do vậy giá trị nhãn hiệu mà trolls chào bán có thể không cao đến mức như vậy.
Nhưng cách thức tốt nhất vẫn là chủ động ngăn ngừa việc trolls tấn công bằng việc đăng nhãn hiệu sớm, và trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh đặc biệt tại các thị trường “màu mỡ”. Khi đăng ký ra nước ngoài, nếu có thể hãy tận dụng lợi thế quy định tại Công ước Paris về quyền ưu tiên. Công ước Paris quy định khi đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại một quốc gia là thành viên Công ước Paris, ngày nộp được sử dụng làm cơ sở cho việc nộp đơn tiếp theo tại các lãnh thổ khác cũng là thành viên Công ước Paris (quốc gia gốc). Nếu những đơn tiếp theo này được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn tại quốc gia gốc, quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu có thể được tính trở lại vào ngày nộp đơn tại quốc gia gốc. Điều này rất hữu ích khi “đáp trả” trolls nếu trolls nộp đơn tại quốc gia khác trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn tại quốc gia gốc.
Mặt khác, khi tiến hành kinh doanh tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp phải chắc chắn rằng mình có đối tác thương mại đáng tin cậy ở đó. Lịch sử tranh chấp về nhãn hiệu vì lý do trademark-troll không hiếm những trường hợp mà trolls là đơn vị thầu phụ, đơn vị gia công, nhà phân phối hoặc đại lý của doanh nghiệp tại thị trường sở tại. Giành lại được nhãn hiệu, doanh nghiệp cũng phải trải qua một vụ kiện tụng đau đầu và vô cùng tốn kém.
Để hạn chế rủi ro từ trolls, doanh nghiệp cũng phải thường xuyên giám sát các tài sản trí tuệ, xem lại danh mục nhãn hiệu hiện có của mình để kịp thời duy trì hoặc gia hạn hiệu lực. Nếu doanh nghiệp có nhãn hiệu mới, ngay lập tức nên đăng ký để lấy ngày ưu tiên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải thường xuyên theo dõi các đơn đăng ký nhãn hiệu mới nộp để nhận biết sớm các trolls hay các đơn có khả năng xung đột với nhãn hiệu được bảo hộ của mình. Trên thực tế, việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu hiệu quả tốt hơn việc yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu đã được cấp bằng.
Và cuối cùng, doanh nghiệp cần lưu giữ tất cả các email và liên lạc với trolls trong trường hợp cần chứng minh một đơn đã được nộp với động cơ không trung thực, điều này rất hữu ích khi tấn công lại trolls bằng cách thức “kiện ngược”.
Tam Tran (IP Attorney)
IPCom Vietnam